Protéger votre identité et renforcer votre visibilité.
Nous vérifions au préalable que le signe choisi à titre de marque n'est pas susceptible d'être refusé à l'enregistrement pour motif absolu de refus (absence de caractère distinctif, caractère trompeur, contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs, présence de drapeaux ou d'armoiries...).
En fonction du signe choisi, une stratégie de dépôt est définie, en fonction des territoires sur lesquels la marque doit être protégée.
Enfin, la liste des produits et services pour lesquels la marque sera exploitée est définie.
Une fois le signe et les produits et services associés définis, nous recommandons une recherche d'antériorités, effectuée au moins parmi les marques identiques et similaires déposées ayant effet sur le territoire où la marque doit être déposée, ainsi que parmi d'autres droits antérieurs, notamment les dénominations sociales, les noms de domaine, afin de s'assurer qu'aucun droit antérieur ne pourra gêner l'obtention ou l'exploitation de la marque choisie pour les produits et services définis.
Si la recherche ne révèle aucun droit antérieur pouvant empêcher l'obtention ou l'exploitation de la marque, le libellé définitif des produits et services à désigner dans le dépôt est établi.
Une fois la marque déposée, l'INPI procède à un examen formel de la demande d'enregistrement ainsi qu'à un examen des motifs absolus de refus (caractère distinctif, non contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, absence d'armoiries, drapeaux...).
Il pourra notamment être nécessaire, lors de cet examen formel, de préciser ou corriger le libellé des produits et services.
La demande d'enregistrement est ensuite publiée, à trois à six semaines environ à compter de la date de dépôt.
Cette publication de la demande d'enregistrement ouvre une période d'opposition de deux mois au cours de laquelle les tiers peuvent faire opposition à la demande d'enregistrement.
En l'absence d'opposition, ou après opposition si l'opposition est rejetée, la marque est enregistrée.
Le titulaire d'une marque enregistrée doit rester vigilant pour préserver le droit sur sa marque.
La marque française est protégée pour une période de 10 ans, reconductible indéfiniment. Il est donc nécessaire de ne pas manquer l'échéance de renouvellement de la marque, afin que celle-ci ne tombe pas dans le domaine public.
Marques déposées avant le 11/12/2010 : la marque est protégée jusqu’au dernier jour du mois anniversaire et son renouvellement peut être engagé dans les six derniers mois de la période de protection de 10 ans.
Marques déposées à partir du 11/12/2010 : la marque est protégée de date à date et son renouvellement peut être engagé pendant un délai d’un an précédant le jour de l’expiration de l’enregistrement.
Une marque française peut encourir la déchéance pour non-usage si la marque n'est pas utilisée à titre de marque, c'est-à-dire pour identifier des produits et services comme provenant d'une entreprise déterminée, pour tout ou partie des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, pendant une période de plus cinq ans.
Il est donc important d'exploiter la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, et de conserver des preuves de cet usage pour faire obstacle à une action en déchéance pour non-usage.
Tout changement sur le titulaire de la marque (cession, concession de licence, changement de nom, de forme juridique, d'adresse) doit impérativement être inscrit au registre national des marques pour être opposable aux tiers.
La mise en place d'une surveillance des demandes d'enregistrement de marques ayant effet en France est recommandée pour éviter qu'une marque identique ou similaire, désignant des produits et services identiques ou similaires, soit enregistrée.
En cas de demande d'enregistrement de marque identique ou similaire, désignant des produits et services identiques ou similaires, il peut ainsi être envisagé de former opposition.
L'exploitation de la marque doit être encadrée par des contrats (cession, concession de licence, coexistence) tenant compte des spécificités de la marque et adaptés à chaque situation.
Une marque ne confère une protection que pour le territoire sur lequel elle est enregistrée. La marque doit donc être enregistrée sur tous les territoires sur lesquels elle sera exploitée. Les voies de protection d'une marque en dehors de France diffèrent en fonction des territoires de protection souhaités.
Ainsi, un dépôt national dans chaque pays peut être envisagé.
Il est également possible, sur la base d'une marque déjà déposée ou enregistrée, d'effectuer un dépôt centralisé dans plusieurs pays simultanément par le système de la marque internationale.
Par ailleurs, certains territoires, par exemple l'Union Européenne avec la marque de l'Union Européenne, offrent la possibilité d'un dépôt unique pour une région/un groupe de pays, conférant une protection unitaire sur le groupe de pays.
En fonction des territoires pour lesquels vous souhaitez une protection, nous déterminerons la meilleure stratégie de dépôt en dehors de France (voie nationale, voie régionale, système de la marque internationale, combinaison de différentes voies), en adaptant au besoin le libellé des produits et services en fonction des spécificités des pays.
L’Arrangement et le Protocole de Madrid permettent, au travers d’un dépôt unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), d’étendre la protection d’une marque dans plusieurs pays. Ce système a pour avantage d’être plus simple et moins coûteux dans le mesure où le dépôt auprès de l’OMPI évite les démarches de dépôt auprès de chaque Office National.
Le dépôt d’une Marque Internationale doit être basé sur une demande de marque ou une marque enregistrée déposée dans l’un des pays adhérents au Système de Madrid ou sur la base d’une demande de marque ou d’une marque de l’Union Européenne.
Le dépôt d’une Marque Internationale aboutit à autant de marques nationales qu’il y a de pays visés dans la demande. Par conséquent, chaque marque nationale peut être cédée indépendamment des autres.
L’OMPI, après avoir vérifié les conditions de forme du dépôt, attribue un numéro d’enregistrement à la demande et la transmet aux Offices des pays concernés. Ces derniers émettent une décision de refus ou d’acceptation de l’enregistrement, en prenant en compte les éventuelles oppositions formées par les titulaires de droits antérieurs. Par conséquent, la marque ne sera pas nécessairement acceptée dans tous les pays visés par la demande.
Il est possible de présenter une requête en extension territoriale pour une autre des parties contractantes après la date de l’enregistrement international. Cette désignation postérieure produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international et cessera d’être valable à l’échéance de l’enregistrement international auquel elle se rapporte.
Une Marque Internationale est protégée à compter de sa date de dépôt pour une période de 10 ans, indéfiniment renouvelable.
Dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, ce dernier cesse de produire effet si la demande de marque sur laquelle il est basé est retirée ou fait l’objet d’une décision finale de rejet, ou si la marque enregistrée qui est issue de cette demande ou la marque enregistrée de base est retirée, expirée, fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision finale de révocation, de radiation ou d’invalidation.
Dans le cadre de l’article 9 quinquies du Protocole, lorsque l’enregistrement international est radié à la requête de l’Office d’origine, le titulaire peut demander la transformation de cet enregistrement international en une demande nationale ou régionale dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’enregistrement international a été radié.
Cette transformation permet de conserver la date de l’enregistrement international ou la date de la désignation postérieure pour la demande de marque nationale ou régionale.
La Marque de l'Union Européenne permet d’obtenir une protection dans les 27 pays de l’Union Européenne à partir d’un dépôt unique auprès de l'EUIPO. Elle présente un caractère unitaire et ne peut être limitée à certains pays.
Selon l’Article 4 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil, peuvent constituer des marques de l'Union Européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :
a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; et
b) à être représentés dans le registre des marques de l'Union Européenne d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
Le signe choisi doit être non déceptif et non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et doit également être disponible. Un rapport de recherche est établi par l’EUIPO ainsi que par certains Offices Nationaux. Toutefois, une recherche d’antériorités dans les 28 pays de l’Union Européenne peut être conseillée avant tout dépôt afin de détecter les antériorités susceptibles de faire échec à l’enregistrement de la marque.
Le demandeur d’une marque de l'Union Européenne peut se prévaloir de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure ou d’un droit de priorité.
L’EUIPO procède à la vérification des conditions de forme et de fond de la demande d’enregistrement. La marque est ensuite publiée au Bulletin des Marques Européennes. Cette publication ouvre une période de 3 mois au cours de laquelle les tiers peuvent former opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement.
En l'absence d'opposition, ou après opposition si l'opposition est rejetée, la marque est enregistrée.
La Marque de l'Union Européenne est enregistrée pour une durée de 10 ans à compter de sa date de dépôt. Elle peut être indéfiniment renouvelée tous les 10 ans.
Tout comme la marque française, il est possible d’agir en déchéance à l’encontre d’une Marque de l'Union Européenne antérieure si elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux et réel pendant une période ininterrompue de 5 ans.
Nous conseillons nos clients et défendons leurs intérêts dans tous les litiges relatifs au droit des marques, que ce soit dans les procédures d'opposition devant l'INPI, dans la prévention du contentieux ou dans le cadre du contentieux en lui-même. Nous rédigeons et adressons des lettres de mise en demeure à l’encontre de tiers présumés contrefacteurs afin de faire cesser l’acte contrefaisant. De la même manière, nous pouvons répondre aux lettres de mise en demeure qui peuvent vous être adressées si nous estimons, après analyse juridique, que vos droits sont parfaitement valables et défendables.
Nous assurons le suivi et la préparation des dossiers de litiges, tels que les dossiers de contrefaçon, et pouvons vous orienter vers un avocat spécialisé en propriété intellectuelle ou un commissaire de justice si leurs services s’avèrent nécessaires dans le cadre d’actions judiciaires.
Concernant de telles actions judiciaires, seuls les TJ de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France sont compétents en matière de marques et est ainsi amenés à connaître des actions en contrefaçon, y compris les requêtes préalables à fin de saisie-contrefaçon.
La Cour d’Appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
La médiation fait partie des modes amiables de résolution des conflits:
- Association des Médiateurs Européens (AME)
- Centre National de Médiation des Avocats (CNMA)
- Chambre de Commerce Internationale (ICC)
Analyse de la validité d’une marque au regard des motifs absolus de refus. Proposition des listes de produits et services. Recherche d’antériorités à l’identique ou de similitude parmi les marques et autres signes distinctifs.
Dépôt de marques françaises, de l’Union Européenne, internationales et dans tous pays par les voies nationales. Procédures d’enregistrement, d’opposition, d’attaque en nullité et en déchéance, de dépôt de preuves d’usage, de recours et de restauration. Renouvellement. Formalités et inscriptions dans les registres officiels.
Recherche de disponibilité. Conseil sur le choix des noms de domaine.. Réservation. Gestion informatique. Surveillance des réservations de noms de domaine. Transfert et rapatriement de noms de domaine avec changement de titulaire. Conseils et représentation pour la résolution des litiges : SYRELI, ADR, PARL EXPERT, UDRP, URS. Négociation et procédure de rachat de noms de domaine.
Analyse des droits dans des situations conflictuelles. Recherche de solutions amiables. Opposition et nullité contre les marques des tiers. Action en déchéance pour non usage. Assistance de l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon. Constats d’huissier sur Internet. Mises en demeure. Médiation. Conciliation. Arbitrage.
Surveillance des publications des demandes d’enregistrement de marques faites par des tiers, des noms de domaine et de l’usage des marques sur Internet. Enquêtes d’usage. Dépôt des preuves d’usage.
Accords de coexistence. Lettres de consentement. Contrats de cession, de licence, de franchise, de commande. Règlements de copropriété. Accords de commercialisation, de distribution sélective - exclusive. Accords de transfert, de rachat de noms de domaine.
Évaluation des droits - Recherche de transactions impliquant des droits similaires. Évaluations financières par plusieurs méthodes : coût historique, calcul par les revenus, par le marché…
Mise en place et suivi de surveillances douanières au niveau national ou européen.
Sensibilisation des équipes au droit des marques
Notre équipe Marques allie expertise technique et juridique, fruit de l’intérêt d’ingénieurs pour le droit et les techniques contractuelles. Composée de juristes diplômés du CEIPI, de Conseils en Propriété Industrielle (CPI) spécialisés en Marques et Modèles, et de Mandataires Agréés auprès de l’EUIPO, elle met son savoir-faire au service de la protection et de la valorisation de vos actifs immatériels.
jdesrois@chaillot.com
CEIPI - CPI - MANDATAIRE EUROPÉEN
Julie dirige l’équipe et intervient dans tous les aspects du droit des marques, allant de l’analyse des résultats de recherches d’antériorités aux dépôts et aux procédures d’opposition et d’annulation en France, en Union Européenne et à l’international, aux procédures douanières et à la saisie-contrefaçon. Julie est membre du Conseil d’administration de l’APRAM, association très active en droit des marques et publie chaque année un livret décrivant une sélection de jurisprudences marques de l’année précédente.
dchaillot@chaillot.com
CEIPI - CPI - MANDATAIRE EUROPÉEN
Denis intervient dans tous les aspects du droit des marques, travaillant en collaboration étroite avec Julie, Nicolas, Pierre-Étienne et Émilie.
ndufay@chaillot.com
CEIPI - CPI - MANDATAIRE EUROPÉEN
Nicolas, qui a suivi un cycle de formation au licensing, intervient plus spécifiquement dans les contrats et la valorisation des marques. Nicolas participe de façon importante à la rédaction de nos « news » sur notre site internet et de nos « news » bimensuelles « Le Messager de la Propriété Industrielle » à destination de nos clients.
pebouffard@chaillot.com
CEIPI
En étroite collaboration avec Julie, Pierre-Étienne est souvent amené à rechercher et à analyser les décisions des tribunaux et des offices concernant les dessins & modèles. Il participe à la rédaction des mémoires d'action en nullité devant l'EUIPO.
ebarcon@chaillot.com
Émilie intervient notamment pour les recherches d’antériorités et les procédures d’opposition. Elle suit notre documentation Intranet.
Vos marques et créations, notre expertise pour les protéger.