Il est en effet possible, selon l'Article 2 de la directive 89/104/CEE de déposer à titre de marque "tous les signes susceptibles d'une représentation graphique [...] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprises de ceux d'autres entreprises".
Concernant une marque constituée par une couleur, la question s'est posé de savoir si une couleur est bien propre à distinguer des produits ou services.
La CJCE s'est également posé la question de la représentation graphique de la couleur. En effet, la simple indication d'une couleur "orange" ou la représenation d'un échantillon sur un support, notamment le papier, ne sera pas toujours une indication permettant d'identifier la marque "avec certitude", critère qui avait été dégagé par la CJCE dans un arrêt C-273/00.
Sur ce point, la CJCE a conclu :
" Une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu. "
Ensuite, la CJCE a étudié le caractère distinctif d'une couleur en tant que telle.
Selon la Cour, laquelle cite son arrêt C-299/99 concernant les marques tridimensionnelles, il convient d'examiner s'il existe un intérêt général justifiant que le signe reste à la disposition de tous. A ce propos, la Cour a noté que pour des produits destinés à l'ensemble des consommateurs, le nombre de couleurs différentes que le public est capable de distinguer doit être considéré comme réduit. Ainsi " plus grand est le nombre des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, plus le droit exclusif éventuellement conféré par la marque est apte à présenter un caractère exorbitant et à se heurter par là même au maintien d'un système de concurrence non faussé et à l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé. "
La Cour a ainsi statué sur ce point :
" Pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé. "
Concernant le caracètère distinctif d'une marque, la Cour a rappelé que " la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceproduit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. "
Selon la Cour, il n'est pas dans les usages commerciaux actuels d'utiliser une couleur seule comme moyen d'identification. Mais, une couleur peut acquérir un caractère distinctif en rapport avec les produits ou services revendiqués, à la suite d'un usage, conformément à l'Article 3, paragraphe 3 de la Directive.
La Cour conclut donc :
" Une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, à la condition que, par rapport à la perception du public pertinent, la marque soit apte à identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises. "
Le caractère distinctif d'une marque étant lié aux produits et services désigné, la Cour statue également :
" Le fait que l'enregistrement en tant que marque d'une couleur en elle-même soit demandé pour un nombre important de produits ou de services, ou bien qu'il le soit pour un produit ou un service spécifique ou pour un groupe spécifique de produits ou de services, est pertinent, ensemble avec les autres circonstances du cas d'espèce, tant pour apprécier le caractère distinctif de la couleur dont l'enregistrement est demandé que pour apprécier si son enregistrement contreviendrait à l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé. "
Enfin, la Cour rappelle que les dispositions de la Directive doivent être en harmonie avec celles de la Convention de Paris selon laquelle "pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque" (Article 6 quinquies, C, paragraphe 1). Par conséquent " pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, l'autoritécompétente en matière d'enregistrement des marques doit procéder à un examen concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de l'usage qui a été fait de la marque."