Décision de la Grande Chambre de Recours G 1/16 – Disclaimers non divulgués
22.12.2017
Pour rappel, l’admissibilité des disclaimers (limitations négatives) est posée dans les décisions G 1/03 et G 2/03 qui disposent que : «
I. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée. II. Il convient d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée. II.1 Un disclaimer peut être admis pour : - rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ; - rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et - exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques. II.2 Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. II.3 Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE. II.4 Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE. » Par ailleurs, en ce qui concerne les disclaimers divulgués, la décision G 2/10 a défini le test à appliquer (« gold standard »), à savoir que l’objet restant après l’introduction du disclaimer, pour l’homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, se déduit explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.Dans l’affaire T 0437/14, la Chambre de Recours avait saisi la Grande Chambre de Recours pour définir le test à appliquer dans le cas particulier des disclaimers non divulgués (limitation d’un objet non divulgué) et lui a soumis les questions de droit suivantes : « 1. Est-ce que le test mentionné dans la décision G 2/10 relative à l'admissibilité des disclaimers divulgués en vertu de l'article 123(2) CBE, à savoir si l'homme du métier, compte tenu des connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication après l’exclusion du disclaimer comme explicitement ou implicitement, mais de manière directe et non équivoque, divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, est également applicable aux revendications contenant des disclaimers non divulgués ? 2. Si la réponse à la première question est oui, la règle G 1/03 est-elle écartée en ce qui concerne les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de la réponse ? 3. Si la réponse à la deuxième question est non, à savoir si les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de la réponse de G 1/03 s'appliquent en plus du test, ce test peut-il être modifié compte tenu de ces exceptions ? » Dans sa décision G1/16, la Grande Chambre de Recours rappelle d’abord qu’un disclaimer est non divulgué lorsque ni le disclaimer ni l’objet exclu par le disclaimer n’ont été divulgués dans la demande telle que déposée. Un disclaimer divulgué peut lui-même ne pas avoir été divulgué dans la demande telle que déposée mais l’objet exclu a un support dans la demande telle que déposée, par exemple un mode de réalisation. Elle affirme également que le « gold standard » est applicable aussi bien aux disclaimers divulgués que non divulgués et que le seul test d’admissibilité d’un disclaimer non divulgué est celui énoncé dans G 1/03 mentionné ci-dessus. Ainsi, selon G1/16 « afin d’examiner
si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible au titre de l'article 123(2) CBE, le disclaimer doit respecter l'un des critères du point 2.1 de la décision G1/03. ». En outre, la question n’est pas de savoir si un disclaimer réduit quantitativement l’enseignement technique originel mais plutôt s’il change qualitativement ce dernier dans le sens où la position du demandeur ou du titulaire est améliorée au regard des autres exigences de brevetabilité. Selon la Grande Chambre de Recours, en particulier, l’évaluation de l’activité inventive doit être réalisée sans tenir compte du disclaimer non divulgué. La décision G1/16 conclut que l’« introduction d'un tel disclaimer ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, il ne doit pas être ni devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description. Le disclaimer ne doit pas retirer plus que nécessaire soit pour restaurer la nouveauté soit pour retrancher des objets exclus de la brevetabilité pour des raisons non techniques. »
