Admissibilité de disclaimers en matière de brevet - Décision G 1/03
04.06.2004
Le 8 Avril 2004, la Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets a rendu deux décisions G 1/03 - G 2/03, relatives à l'admissibilité de disclaimers (caractéristique négative) pendant la procédure d'examen d'une demande de brevet ou l'opposition à un brevet.
La question du disclaimer a été posée par les Chambres de Recours Techniques 3.3.4 et 3.3.5 lors de deux décisions.En effet, dans les procédures donnant lieu aux recours, les titulaires ont utilisé des disclaimers, non supportés par les demandes telles que déposés, afin de répondre à des objections à l'encontre de la nouveauté fondées sur l'Article 54(3) et (4) (document opposable seulement à nouveauté) ou sur l'Article 54(2) CBE (document opposable à la nouveauté et à l'activité inventive).La jurisprudence établie sur le disclaimer est la suivante :- La jurisprudence précédente admettait les disclaimers utilisés pour contrer une objection à l'encontre de la nouveauté sans considérer le support de la caractéristique négative. - Cependant, selon la décision T 323/97, un disclaimer doit être étudié au vu de l'Article 123(2) et (3) CBE (les amendements doivent être décrits dans la demande telle que déposée). Ainsi, un disclaimer non décrit dans la demande ne devrait pas être accepté.La décision G 1/93 doit également être considérée pour l'interprétation de l'Article 123 CBE. Une caractéristique ajoutée ne doit pas être considérée comme s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée si elle ne fournit aucune contribution technique à l'invention. Au vu des questions précises posées par les Chambres de Recours Techniques, le Président de l'OEB a élargi la question afin de considérer également un diclaimer introduit pour d'autres raisons.I - Nouveauté1 - Disclaimer à l'encontre d'une objection fondée sur l'Article 54(3) et (4) CBE - Demandes conflictuellesLa Grande Chambre de Recours a rappelé le but de cet Article : éviter de délivrer un Brevet Européen pour un objet déjà déposé (même si non revendiqué : "whole content approach") en tant que Brevet Européen mais non connu par le déposant car non publié à la date de dépôt de la deuxième demande de Brevet Européen.Au vu de cette approche, un disclaimer est justifié et n'est pas en contradiction avec l'Article 123(2) CBE si l'objet restant revendiqué après le disclaimer n'est pas modifié par celui-ci.2 - Disclaimer à l'encontre d'une objection fondée sur l'Article 54(2) CBE - Anticipation accidentelle.Une divulgation qui détruit accidentellement la nouveauté se produit souvent lorsqu'un composé chimique unique tombe dans un groupe revendiqué qui est déjà connu pour un usage différent.Selon la jurisprudence, une telle anticipation accidentelle est totalement inopérante pour examiner l'activité inventive.Ainsi, un disclaimer excluant l'objet d'une anticipation accidentelle peut être considéré comme ne changeant pas l'information technique de la demande telle que déposée, et, pour cette raison, comme ne changeant pas non plus son objet, au sens de l'Article 123(2) CBE.3 - Disclaimer à l'encontre d'une objection fondée sur l'Article 54(2) CBE - Anticipation non accidentelleUne anticipation non accidentelle sera également étudiée pour examiner l'activité inventive de l'invention revendiquée. Ainsi, il est inutile de l'exclure par un disclaimer pour répondre à une objection de nouveauté.II - Exceptions à la brevetabilitéLa Grande Chambre de Recours a également indiqué qu'il devrait être possible d'exclure de l'invention revendiquée certains cas qui ne sont pas brevetables, en raison par exemple de :- moralité, bonnes moeurs, par exemple l'exclusion de l'être humain dans une revendication de méthode pour un traitement médical pour des mammifères, évitant la limitation à l'exemple spécifique du mammifaère décrit dans les exemples ; en effet un tel disclaimer n'a rien à voir avec l'enseignement technique ;- défaut d'application industrielle, par exemple exclusion pour une méthode de contraception de son application à la sphère privée, alors que l'application aux animaux domestiques est brevetable.III - Modes de réalisation ne fonctionnant pasSi une revendication comprend un mode de réalisation ne fonctionnant pas, et si aucun élément ne peut être trouvé dans la description pour limiter la revendication, alors il y a soit un problème de défaut de description suffisante, soit un problème d'activité inventive. Ceux-ci ne peuvent pas être résolus par un disclaimer.Ainsi, les décisions T 170/87 et T 313/86 qui permettaient un disclaimer pour répondre à une insuffisance de description ne peuvent pas être suivies.IV - Disclaimers donnant une contribution techniqueS'il devient apparent que la limitation faite par un disclaimer entre en jeu pour considérer l'activité inventive ou la suffisance de description, l'admissibilité du disclaimer peut être revue, même ex post.V - Rédaction des disclaimersLa Grande Chambre de Recours a souligné que :- la nécessité d'un disclaimer n'est pas une opportunité pour le demandeur pour reformuler arbitrairement ses revendications. Ainsi, le disclaimer ne devrait pas enlever plus que nécessaire ;- l'Article 84 CBE selon lequel la revendication doit être claire et concise est également applicable aux revendications contenant des disclaimers. Ainsi, un disclaimer n'est pas acceptable si la limitation nécessaire peut être exprimée en des termes plus simples par des caractéristiques positives décrites dans la demande telle que déposée. De plus, il peut être possible d'adapter la terminologie de l'art antérieur afin d'exclure ce qui est nécessaire pour restaurer la nouveauté ;- l'art antérieur exclu devrait être ajouté dans la description conformément à la Règle 27(1)(b) CBE et la relation entre l'art antérieur et le disclaimer devrait être montrée.VI - Disclaimer et prioritéLa Grande Chambre de Recours a également indiqué au vu de la décision G 2/98 concernant le droit de priorité, que l'introduction d'un disclaimer est également acceptable lorsqu'on rédige et qu'on dépose une demande de Brevet Européen sans affecter le droit de priorité sur la première demande, laquelle ne contient pas de disclaimer.DécisionEn vue de tous ces points, la Grande Chambre de Recours a décidé que :1. Un amendement à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne peut pas être refusé conformément à l'Article 123(2) CBE pour la seule raison que ni le disclaimer ni l'objet exclu par celui-ci du champ de la revendication n'ont une base dans la demande telle que déposée.2. Les critères suivants doivent être appliqués pour déterminer l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas décrit dans la demande telle que déposée :2.1 Un disclaimer peut être admis pour :- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à l'art antérieur selon l'Article 54(3) et (4) CBE ;- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication à l'encontre d'une anticipation accidentelle selon l'Article 54(2) CBE ; une anticipation est accidentelle si elle n'est pas en relation avec et est tellement éloignée de l'invention revendiquée que l'homme du métier ne la considérera jamais lorsqu'il fait l'invention ; et- exclure l'objet qui, conformément aux Articles 52 à 57 CBE, est exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques.2.2 Un disclaimer ne doit pas retirer plus que nécessaire soit pour restaurer la nouveauté soit pour exclure un objet exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques.2.3 Un disclaimer qui est ou devient à considérer pour établir l'activité inventive ou la suffisance de description ajoute de la matière contrairement à l'Article 123(2) CBE.2.4 Une revendication contenant un disclaimer répond aux critères de clarté et de concision de l'Article 84 CBE.
